Письмо ГТК России от 29.05.2003 № 01-06/22096 "О направлении методических рекомендаций"

С целью обеспечения единообразного подхода к применению мер, направленных на пресечение незаконного оборота товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, направляем для использования в работе Методические рекомендации по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков, разработанные на основе анализа и обобщения правоприменительной и судебной практики.

Данные Методические рекомендации подготовлены на основе обобщения практики, связанной с защитой таможенными органами прав на товарные знаки, а также на формирование единого понимания процесса выявления правонарушений, связанных с его незаконным использованием. Общие положения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 11.12.2002 N 166-ФЗ) (далее - Закон) товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц, т.е. обозначения, способные отличать, соответственно, товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Обозначение может считаться охраняемым товарным знаком, исключительное право на который принадлежит конкретному лицу (правообладателю) только после регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) или международной регистрации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС).

Согласно п. 1 ст. 4 Закона никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях к продаже товаров;

- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В целях осуществления защиты прав владельца зарегистрированного товарного знака от его неправомерного использования ГТК России применяется следующий механизм защиты интеллектуальной собственности при осуществлении таможенного контроля товаров.

Правообладатель (или иное лицо, на законных основаниях представляющее его интересы), имеющий основания полагать, что при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации нарушаются его права на товарный знак, вправе подать письменное заявление в Государственный таможенный комитет Российской Федерации с указанием сведений о правообладателе и документах, подтверждающих наличие и принадлежность права на товарный знак (свидетельство на товарный знак, лицензионный договор или другие документы в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности); информации о каждом товарном знаке; описания товаров, обозначенных товарным знаком; иных сведений, позволяющих выявить признаки, указывающие на незаконное использование товарных знаков (уполномоченные импортеры, места таможенного оформления, лица, в отношении которых имеются подозрения в нарушении прав, описание или графическое изображение товарного знака; отличительные особенности контрафактных товаров; места ввоза и таможенного оформления товаров; перечень декларантов легальных товаров; виды транспорта, используемого для перемещения легальных товаров; перечень стран, в которых производится или из которых ввозится продукция, в том числе контрафактная, и т.д.).

Сведения о товарных знаках систематизируются в виде реестра объектов интеллектуальной собственности ГТК России (далее - Реестр), ведение которого регламентировано распоряжением ГТК России от 11.12.2002 N 758-р"Об утверждении Правил ведения реестра объектов интеллектуальной собственности".

После внесения товарного знака в Реестр Главное управление тарифного и нетарифного регулирования (далее - ГУТНР) ГТК России направляет соответствующую информацию в региональные таможенные управления и таможни, непосредственно подчиненные ГТК России, которые доводят ее до подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц. Данная информация включает в себя сведения о правообладателе, контактных лицах, товарном знаке и товаре, которым он обозначен (класс товара и его описание в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), регистрационном номере товарного знака по Реестру. Направляемая в таможенные органы информация сопровождается сведениями или документами, содержащими данные, позволяющие выявить признаки контрафактности товаров.

Законом определено, что использование товарного знака или сходного с ним обозначения, противоречащее положениям ст. 4 Закона, влечет за собой гражданскую, административную либо уголовную ответственность. При этом следует учитывать, что внесение товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности ГТК России не предоставляет правовую охрану товарного знака (охрана предоставляется на основе регистрации в Роспатенте или ВОИС).

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за незаконное использование товарного знака (ст. 14.10).

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров* - влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;

- на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;

- на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица таможенных органов уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ.

Объектом правонарушения являются охраняемые государством права правообладателя. Объективная сторона состоит в использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя. Ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком, не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия в соответствии с таможенными режимами, предусматривающими возможность использования товара в гражданском обороте (выпуск в свободное обращение, свободная таможенная зона, переработка, временный ввоз и др.), рассматривается как противоправное деяние, независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами Российской Федерации.

Следует учитывать, что согласно ст. 23 Закона правообладатель не имеет права запретить использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

________________

* Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В спорных случаях рекомендуется использовать заключения экспертов Российского агентства по патентам и товарным знакам или Федерального института промышленной собственности (ФИПС) о сходности до степени смешения исследуемого обозначения охраняемому товарному знаку.

Выявление таможенными органами признаков, указывающих на незаконное использование товарного знака, как правило, осуществляется в ходе таможенного оформления товаров либо в ходе проведения таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе и в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

При производстве таможенного оформления и контроля путем сопоставления информации, содержащейся в письмах ГТК России о внесении объектов интеллектуальной собственности в Реестр, и сведений, заявленных о товаре в грузовой таможенной декларации (далее - ГТД), и представленных совместно с ней документах, возможно установить их несоответствие. Такое несоответствие сведений будет указывать на необходимость осуществления контроля за правомерностью использования (ввоза) товаров, обозначенных охраняемым товарным знаком. В целях сопоставления информации и документов при проверке ГТД необходимо особо обращать внимание на следующие сведения:

- наименование товарного знака, заявленного в графе 31 ГТД;

- о товарном знаке, его словесном, изобразительном и других элементах, зафиксированных в акте таможенного досмотра;

- о товарном знаке, полученные в ходе отбора проб и образцов для проведения экспертизы оформляемого товара (когда такая экспертиза является обязательным условием таможенного оформления товаров);

- о сертификации товаров, обозначенных товарным знаком правообладателя (для товаров, подлежащих обязательной сертификации);

- иные сведения, указывающие на использование товарного знака (в случае, когда они являются необходимыми для целей таможенного оформления).

Проверка правомерности использования товарного знака в ходе проведения таможенного контроля после выпуска товаров осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств, утвержденным Приказом ГТК России от 16.07.2001 N 672. Основанием для проведения такого контроля могут быть результаты мониторинга электронной базы ГТД, заявления правообладателей и иных лиц о незаконном использовании товарного знака.

При этом дополнительно к указанным выше сведениям о товаре могут быть проверены сведения:

- о движении товаров, обозначенных товарным знаком правообладателя, содержащиеся в предоставленных в ходе проверки участником ВЭД документах (накладные на товар, счета-фактуры и т.д.);

- о продаже товаров другим лицам.

Контроль за правомерностью использования товарного знака может быть осуществлен также в процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности участника ВЭД, проводимой согласно Положению об организации инспекционной деятельности таможенных органов Российской Федерации, утвержденному Приказом ГТК России от 26.04.2002 N 300.

В случае если товар, обозначенный товарным знаком, был ввезен не правообладателем, лицензиатом или уполномоченными правообладателем лицами, указанными в доводимой до таможенных органов информации, таможенному органу представляются дополнительные сведения и документы, подтверждающие согласие правообладателя на ввоз (введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации)*.

При осуществлении проверки заявленных сведений могут быть использованы данные, поступающие от правообладателя как инициативно, так и после соответствующего его информирования таможенным органом о факте перемещения товаров, обозначенных охраняемым товарным знаком.

Если от правообладателя поступает заявление, указывающее на признаки административного правонарушения, оно должно быть рассмотрено таможенным органом в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ согласно Методическим рекомендациям по порядку работы с материалами, сообщениями, заявлениями, содержащими данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, доведенных до таможенных органов письмом ГТК России от 28.08.2002 N 01-06/34816.

Поскольку по административным правонарушениям, связанным с незаконным использованием товарного знака, административное расследование не проводится, в течение двух суток составляется протокол об административном правонарушении. Сбор материалов, которые могут лечь в основу доказательной базы, необходимо осуществлять в рамках проведения таможенного контроля, как в процессе таможенного оформления товаров, так и после его выпуска. К указанным материалам относятся:

- ГТД с прилагаемым пакетом документов;

- акт таможенного досмотра (повторного досмотра), в котором указано наименование товарного знака;

- товар и (или) упаковка с обозначением товарного знака;

- акт проверки финансово-хозяйственной деятельности, содержащий информацию о движении товаров, обозначенных товарным знаком;

- копия** свидетельства на товарный знак, выданного Роспатентом, или выписки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, или справки о регистрации товарного знака, выданной ФИПСом, или документ о международной регистрации в ВОИС;

- иные документы, свидетельствующие о факте совершения правонарушения (заключение экспертизы, заявление правообладателя, содержащее данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, и материалы, полученные в ходе его рассмотрения).

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, основывается на данных из вышеуказанных материалов, и других протоколов (изъятия товаров, документов, наложения ареста на товары, опроса лиц, имеющих отношение к рассматриваемому факту использования (ввоза, продажи) товаров, обозначенных товарным знаком), имеющих значение для правильного разрешения дела.

Приказом ГТК России от 1 апреля 2002 г. N 295 "О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и проводить административное расследование" (в редакции Приказа ГТК России от 04.03.2003 N 213) определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.10 КоАП РФ.

_________________

* На практике наличие между правообладателем и импортером договорных отношений (внешнеторговых договоров, дилерских, дистрибьюторских соглашений и т.д.), предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации товаров, обозначенных товарным знаком, может рассматриваться как согласие на введение таких товаров иностранного производства в гражданский оборот.

** Копия документа может быть получена от правообладателя, в Роспатенте, ФИПСе или в ГУТНР ГТК России.

Протоколы об административных правонарушениях, составленные должностными лицами таможенных органов Российской Федерации по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передаются на рассмотрение судьям арбитражных судов по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

Передача материалов в арбитражный суд осуществляется в соответствии с нормами ч. 3 ст. 23.1, ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ и ст. 203 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ). Кроме того, Приказом ГТК России от 23.05.2002 N 514 утвержден Порядок передачи судьям дел об административных правонарушениях, который применяется в части, не противоречащей АПК РФ.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, рассматриваются по общим правилам искового производства, с особенностями, которые определены гл. 25 АПК РФ.

Необходимо учитывать, что при рассмотрении в суде указанных дел правообладатель не является истцом по делу о привлечении правонарушителя к административной ответственности и целесообразно привлечение правообладателя к рассмотрению дела об административном правонарушении в качестве третьего лица.

Административная ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает взыскание в виде штрафа и конфискации. Исполнение постановления о конфискации товаров, являющихся предметом правонарушения, определяется главой 32 КоАП РФ.

Таможенные органы Российской Федерации, принимая непосредственное участие в защите прав на объекты интеллектуальной собственности, должны учитывать, что нарушение прав в отношении зарегистрированного товарного знака может содержать не только признаки административного правонарушения, но и признаки преступления. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака установлена ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При обнаружении признаков преступления таможенный орган как орган дознания в соответствии с пунктом 3 статьи 145 и статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направляет сообщение и все материалы с признаками преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, надзирающему прокурору, который определяет подследственность. При этом сообщение о преступлении регистрируется в книге учета сообщений о преступлении (КУП).

На таможенную территорию Российской Федерации был осуществлен ввоз товара - шоколадные конфеты, обозначенные товарным знаком "Чародейка". Товар был предъявлен к таможенному оформлению 19 марта 2003 года.

При таможенном оформлении шоколадных конфет, обозначенных товарным знаком "Чародейка", организация-получатель, заключившая внешнеторговый договор и осуществляющая действия по ввозу товаров, не представила в таможенный орган, производящий таможенное оформление, ни свидетельство, подтверждающее его право на указанный товарный знак, ни лицензионный договор на право его использования, зарегистрированный в Роспатенте, ни иные документы, подтверждающие согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации. О данных фактах свидетельствует отсутствие в графе 44 ГТД сведений о данных документах, а также отсутствие во втором подразделе графы 33 ГТД буквы "И", которая должна указывать на то, что декларируемый товар содержит признаки объектов интеллектуальной собственности, включенных в Реестр.

В соответствии с информационным письмом ГТК России от 26.02.2003 N 07-92/8021 владельцем товарного знака "Чародейка" для использования на кондитерских изделиях (30 класс МКТУ) является ОАО "Рот Фронт", которое не предоставляло получателю согласие на ввоз (введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации) товара - шоколадных конфет, обозначенных товарным знаком "Чародейка".

24.03.2003 в оперативную таможню от ОАО "Рот Фронт" (далее - правообладатель) дополнительно поступило заявление о незаконном использовании товарного знака путем ввоза шоколадных конфет, обозначенных товарным знаком "Чародейка", без соответствующего разрешения ОАО "Рот Фронт", имеющего исключительные права на использование указанного товарного знака (далее - заявление).

В соответствии со ст. 4 Закона данное деяние является нарушением исключительных прав ОАО "Рот Фронт" на товарный знак "Чародейка", за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения заявления правообладателя в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ и Методическими рекомендациями, доведенными письмом ГТК России от 28.08.2002 N 01-06/34816, изложенные в нем факты подтвердились.

При осмотре 25.03.2003 помещений, арендованных получателем, были обнаружены шоколадные конфеты "Чародейка" в коробках, на которых указан производитель (Украина), отличный от правообладателя.

По результатам проверки заявления правообладателя от 24.03.2003 "О нарушении прав на товарный знак" в присутствии должностного лица получателя 25.03.2003 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ.

В связи с обнаружением 25.03.2003 признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, оперативной таможней 25.03.2003 на шоколадные конфеты, обозначенные товарным знаком "Чародейка", был наложен арест. Одновременно был проведен опрос должностного лица (директора) получателя.

Составленный и подписанный протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, в течение суток в установленном порядке был направлен оперативной таможней для рассмотрения в Арбитражный суд по месту нахождения получателя. В качестве доказательств, подтверждающих факт наличия указанного административного правонарушения, в суд также были направлены следующие материалы:

- протокол наложения ареста на товары и протокол опроса директора организации-получателя;

- заявление правообладателя о нарушении прав на товарный знак;

- копия свидетельства на товарный знак "Чародейка";

- фотография обертки конфеты;

- ГТД с прилагаемым пакетом документов;

- приказ по организации-получателю о назначении должностного лица (директора).

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении судья Арбитражного суда принял решение о привлечении к административной ответственности организации-получателя по ст. 14.10 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.